作者：周忠勝律師

通用名稱是我國商標法中比較重要的一個概念,，對于通用名稱的認定在商標確權(quán)和司法實踐中一直以來都存在很大的爭議,。就商標確權(quán)程序而言，商標法第十一條第一款對通用名稱注冊為商標作出了以下規(guī)定：僅有本商品的通用名稱,、圖形,、型號的標志，不得作為商標注冊,。同時,，《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》等法律法規(guī)對商標確權(quán)案件中通用名稱的認定作了更詳細的規(guī)定。

商標法之所以規(guī)定商品的通用名稱不得作為商標注冊,，一是因為通用名稱反映了某一類商品的共同屬性,，從而無法起到識別商品來源的作用；二是因為通用名稱如果被某一特定主體注冊為商標,，將會剝奪同行業(yè)其他經(jīng)營者使用該通用名稱的權(quán)利,，侵犯了社會公共利益。通用名稱能否作為商標注冊,，是商標確權(quán)程序要解決的問題,，而在商標侵權(quán)案件中，商標權(quán)利人的商標已經(jīng)是被核準注冊的商標,，作為被指控侵權(quán)的一方，同樣可以主張對方的商標已經(jīng)淡化為商品通用名稱,，從而作為不侵權(quán)的抗辯理由,。例如，在“甑流”商標侵權(quán)糾紛案[1]中,，北京高院就認為,，“甑流”為注冊商標，“甑流”還是特定白酒的通用名稱,，事實說明產(chǎn)品的性質(zhì)及特點而使用“北京甑流酒”字樣,，屬正當使用,，因此商標權(quán)人無權(quán)禁止他人正當使用。

下面筆者就以近期代理的雀巢公司訴昆明后谷咖啡因使用“咖啡伴旅”字樣與其注冊商標“咖啡伴侶”近似,，從而構(gòu)成商標侵權(quán)案件入手,，談一談商標侵權(quán)案件中通用名稱認定的幾個問題。

一,、商標侵權(quán)案件中通用名稱抗辯的法律依據(jù)

在商標侵權(quán)案件中,，通用名稱抗辯的主要法律依據(jù)為《商標法》第五十九條，該條規(guī)定：“注冊商標中含有的本商品的通用名稱,、圖形,、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量,、主要原料,、功能、用途,、重量,、數(shù)量及其他特點，或者含有的地名,，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當使用,。”

除此之外,，對于在北京法院進行的商標侵權(quán)案件（例如“咖啡伴侶”商標侵權(quán)案）,，當事人還可以引用《北京市高級人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》（京高法發(fā)[2006]68號）進行抗辯。該解答第27條規(guī)定：“哪些行為屬于正當使用商標標識的行為,？滿足本解答第26條規(guī)定要件的下列行為,，屬于正當使用商標標識的行為：（1）使用注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形,、型號的,；……?！绷硗?，該解答第28條規(guī)定：“他人將該商標文字在已通用化的范圍內(nèi)使用而不是作為商標使用，且不足以造成相關(guān)公眾的混淆,、誤認的,，應當認定不構(gòu)成商標侵權(quán)?！?/p>

二,、商標侵權(quán)案件中通用名稱的認定規(guī)則

關(guān)于商標侵權(quán)案件中通用名稱的認定標準，商標法及相關(guān)司法解釋并未給出明確的規(guī)定,。筆者認為,，基于商標法理論及司法實踐,，商標確權(quán)案件通用名稱認定的相關(guān)規(guī)定同樣應適用于商標侵權(quán)案件。

基于商標確權(quán)案件通用名稱認定的相關(guān)規(guī)定[2]以及司法實踐中的在先判例,，筆者對商標侵權(quán)案件中通用名稱的認定規(guī)則概括如下：

1,、通用名稱包括法定的通用名稱和約定俗成的通用名稱兩種

《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第七條規(guī)定：“人民法院在判斷訴爭商標是否為通用名稱時，應當審查其是否屬于法定的或者約定俗成的商品名稱,?！备鶕?jù)該條規(guī)定，通用名稱包括法定的通用名稱和約定俗成的通用名稱兩種類型,。

所謂法定的通用名稱,，是指法律法規(guī)或者國家標準、行業(yè)標準等規(guī)范性文件確定的通用名稱,，如阿莫西林,、阿司匹林等。此處的“法定”應該是比較寬泛的概念,，除了包括法律,、行政法規(guī)外，還包括國家標準,、行業(yè)標準等規(guī)范性文件,。而實際上，法定的通用名稱更多的是出現(xiàn)在國家標準或行業(yè)標準中,。

所謂約定俗成的通用名稱,，是指相關(guān)公眾普遍認可和使用的通用名稱，如U盤,、咖啡伴侶等,。同時，被專業(yè)工具書,、辭典列為商品名稱的,，可以作為認定約定俗成的通用名稱的參考。

與法定的通用名稱相比,，約定俗成的通用名稱的認定具有一定難度,。但是，當事人依然可以根據(jù)案件的實際情況,，通過各種渠道收集商標淡化為通用名稱的證據(jù),。以“咖啡伴侶”商標侵權(quán)案為例，為證明原告的“咖啡伴侶”商標實際上已經(jīng)成為咖啡用植脂末等商品的通用名稱,，筆者代表被告搜集了大量證據(jù)，包括但不限于：以“咖啡伴侶”作為相關(guān)經(jīng)營范圍的企業(yè)主體信息,、國家專利局公布的與“咖啡伴侶”相關(guān)的部分專利說明書,、與“咖啡伴侶”相關(guān)的學術(shù)文章和新聞報道,、與“咖啡伴侶”有關(guān)的部分企業(yè)標準、第三方市場調(diào)查機構(gòu)出具的“咖啡伴侶”公眾認知情況調(diào)查報告,、行業(yè)協(xié)會及企業(yè)關(guān)于“咖啡伴侶”通用名稱的說明,、中國產(chǎn)業(yè)研究院關(guān)于咖啡伴侶行業(yè)研究的調(diào)研報告等?；诒桓嫣峤坏纳鲜鲎C據(jù),，無論是相關(guān)行政部門（各地工商局、中國專利局）,，還是相關(guān)領(lǐng)域的學術(shù)人員,，抑或是咖啡相關(guān)領(lǐng)域的從業(yè)人員或消費者，均認為“咖啡伴侶”為植脂末等商品的通用名稱,。由此可見,，“咖啡伴侶”顯然構(gòu)成約定俗成的通用名稱。

2,、約定俗成的通用名稱一般以全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾的通常認識為判斷標準

在一般情況下,，約定俗成的通用名稱是以全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾的通常認識為判斷標準。所謂相關(guān)公眾,，是指與商標所標示的某類商品有關(guān)的消費者和與前述商品的營銷有密切關(guān)系的其他經(jīng)營者,。在確定相關(guān)公眾時，應當考慮商品性質(zhì),、種類,、價格等因素對其范圍及其注意程度的影響。

在“咖啡伴侶”商標侵權(quán)案中,，為證明“咖啡伴侶”商標在全國范圍內(nèi)已經(jīng)成為咖啡用植脂末等商品的通用名稱,，被告專門委托第三方市場調(diào)查機構(gòu)（零點調(diào)查公司）對相關(guān)公眾進行了調(diào)查，調(diào)查群體涉及北京,、上海,、廣州三大主要城市，基本可以代表全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾的通常認識,。通過本次市場調(diào)查可知,，一提到“咖啡伴侶”，受訪者比較多的聯(lián)想到奶,、糖或糖類等咖啡用物品,，另外有高達87.5%的受訪者認為“咖啡伴侶”是“調(diào)解和改善咖啡口感的各種配料的統(tǒng)稱”。因此,，該市場調(diào)查結(jié)果已經(jīng)足以反映出“咖啡伴侶”商標在全國范圍內(nèi)已經(jīng)成為咖啡用植脂末等商品的通用名稱,。

例外情況是，對于由于歷史傳統(tǒng)、風土人情,、地理環(huán)境等原因形成的相關(guān)市場固定的商品,，在該相關(guān)市場內(nèi)通用的稱謂，人民法院可以認定為通用名稱,。比如在魯錦案[3]中,，法院通過已查明的事實認定：魯西南民間織錦在魯西南地區(qū)已有上千年的歷史。經(jīng)過媒體的大量宣傳,，“魯錦”一詞已經(jīng)成為以棉花為主要原料手工織線,、手工染色、手工織造的山東地區(qū)獨有的民間手工紡織品的統(tǒng)稱,，且被山東地區(qū)紡織行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)通用并被相關(guān)社會公眾約定俗成的名稱,。在該案中，法院認為對于具有地域性特點的商品,，其名稱廣泛性的判斷應以其特定產(chǎn)區(qū)及相關(guān)公眾為標準而不應以全國為標準,。

3、通用名稱的認定應根據(jù)案件實際情況確定具體時間節(jié)點

在通用名稱認定時,，需要根據(jù)實際情況確定具體時間點,。比如，對于將已經(jīng)成為通用名稱的標志申請注冊為商標這種情形,，如果主張該名稱不應被注冊為商標,，則應以系爭商標注冊時間作為判斷是否成為通用名稱的時間，不應考慮注冊后的事實,；而對于注冊后通用化的商標,，新的《商標法》專門設(shè)置了無效宣告程序，這種情況下就應該提交該商標在獲準注冊后淡化為通用名稱的證據(jù),。

在商標侵權(quán)案件中,，雖然法律并沒有明確規(guī)定以哪個時間點為準，但是理論上應該以被控侵權(quán)人開始使用涉案商標的時間為判斷標準,，也就是說,，被控侵權(quán)人需要提交在其開始使用涉案商標之前，該商標就已經(jīng)淡化為通用名稱的證據(jù),。在“咖啡伴侶”商標侵權(quán)案中,，無論是被告提供的以“咖啡伴侶”作為相關(guān)經(jīng)營范圍的企業(yè)主體信息，還是與“咖啡伴侶”有關(guān)的部分專利說明書,、國家圖書館文獻復制證明,、網(wǎng)頁公證書以及雀巢公司自身對“咖啡伴侶”的使用方式等證據(jù)，均可以證明被告在使用涉案商標之前,，“咖啡伴侶”商標就已經(jīng)淡化為通用名稱,。

4、通用名稱的認定不應局限于某一具體商品，還應包括商品總類別

根據(jù)國家工商行政管理總局商標局頒布的《關(guān)于整頓酒類商標工作中幾個問題的通知》（1989年2月8日）第一條,，“……商品通用名稱是指為國家或某一行業(yè)所共用的,，反映一類商品與另一類商品之間根本區(qū)別的規(guī)范化稱謂。商品通用名稱的確定,，主要源于社會的約定俗成。既要得到社會或某一行業(yè)的廣泛承認,，又要規(guī)范化,。這是商品通用名稱概念的最本質(zhì)的特征，也是我們判定是否是商品通用名稱的主要依據(jù),。商品通用名稱的構(gòu)成是多層次的和多元的,。既有商品總類別的通用名稱，又有具體商品品種的通用名稱,。如酒類商品總的通用名稱是“酒”,，按品種又可以分為白酒、黃酒,、啤酒,、果酒、露酒等,，又有曲酒,、窖酒、山楂酒,、蘋果酒等,。總之,，對是否是商品通用名稱必須具體問題具體分析,，一個個地去認定，很難籠而統(tǒng)之的匡定,?！?/p>

從上述通知內(nèi)容來看，通用名稱包括商品總類別的通用名稱和具體商品的通用名稱兩種,。其中,，具體商品的通用名稱比較多見，比如,，“席夢思”就是彈簧床墊這一具體商品的通用名稱,。商品總類別的通用名稱相對比較少，比如“咖啡伴侶”,，它是相對于“咖啡”來說的,，是指咖啡用植脂末、牛奶、黃油等這一類商品的總稱,。

5,、商標權(quán)利人對其商標的使用方式會影響通用名稱的認定

正常來說，商標權(quán)利人注冊了某個商標,，會從商標標注,、商品宣傳等方面對商標進行使用。但是,，如果商標權(quán)利人自身不規(guī)范使用商標,，則有可能導致注冊商標淡化為通用名稱。

再次以“咖啡伴侶”商標侵權(quán)案為例,，根據(jù)原告在庭審中提交的證據(jù),，原告至今還是將“咖啡伴侶”作為商品名稱使用在其商品包裝上，而非商標性使用,。例如,，原告商品包裝上存在以下表述：“加入雀巢咖啡伴侶或糖，給你豐富,、個性化的咖啡體驗,！”、“雀巢100%純咖啡可隨個人喜好加雀巢咖啡伴侶或糖,?！薄ⅰ霸谌赋部Х却计分屑尤?，雀巢咖啡伴侶,，讓咖啡更香濃，口感更幼滑”,、“凡在本店購買任何……或者雀巢咖啡伴侶……”,、“買雀巢咖啡醇品及雀巢咖啡伴侶，送雀巢咖啡心情伴侶”等等,。原告的這種使用方式,，進一步導致“咖啡伴侶”商標被淡化為商品的通用名稱。

[1] 案號：（2007）高民終字第39號,。

[2]《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》（法釋[2017]2號）第十條,，“訴爭商標屬于法定的商品名稱或者約定俗成的商品名稱的，人民法院應當認定其屬于商標法第十一條第一款第（一）項所指的通用名稱,。依據(jù)法律規(guī)定或者國家標準,、行業(yè)標準屬于商品通用名稱的，應當認定為通用名稱,。相關(guān)公眾普遍認為某一名稱能夠指代一類商品的,，應當認定為約定俗成的通用名稱,。被專業(yè)工具書、辭典等列為商品名稱的,，可以作為認定約定俗成的通用名稱的參考,。約定俗成的通用名稱一般以全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾的通常認識為判斷標準。對于由于歷史傳統(tǒng),、風土人情,、地理環(huán)境等原因形成的相關(guān)市場固定的商品，在該相關(guān)市場內(nèi)通用的稱謂,，人民法院可以認定為通用名稱,。訴爭商標申請人明知或者應知其申請注冊的商標為部分區(qū)域內(nèi)約定俗成的商品名稱的，人民法院可以視其申請注冊的商標為通用名稱,。……”最高人民法院《關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》有同樣規(guī)定,。

[3]案號：（2009）魯民三終字第34號