日前,，美國知名運動品牌“New Balance”在中國市場遭遇重大挫折：2015年4月21日，廣州市中級人民法院對于一起歷時兩年半的商標侵權案件作出一審判決,，法院認定：美國新平衡運動鞋公司（New Balance公司）在中國的關聯(lián)公司,，新百倫貿易(中國)有限公司（新百倫公司）因侵犯他人已注冊商標“百倫”和“新百倫”的商標專用權，需賠償商標權人人民幣9800萬元,。

一、 案情摘要

根據(jù)一審判決，本案原告周某,，是“百倫”,、“新百倫”注冊商標的專用權人。其中,，“百倫”商標（注冊號865609）核定使用在第25類“服裝,，鞋，帽，襪”等商品上,，于1996年8月21日獲準注冊,，原注冊人系廣東潮陽市某公司，該商標于1998年3月28日轉讓給另一自然人,，并于2004年4月21日再次轉讓給本案原告周某,。

原告周某于2004年6月4日申請在第25類商品上注冊“新百倫”商標， New Balance公司曾于2007年12月向國家工商行政管理局商標局提出異議,，但2011年7月28日,，商標局裁定異議不成立，周某最終獲得了“新百倫”商標（注冊號4100879號）,。核準使用的商品類別為25類：鞋（腳上的穿著物）,、靴、拖鞋,、T恤,、服裝、運動衫等,。

我們再來看New Balance公司的商標注冊情況,，1983年4月15日，New Balance公司同時獲準在“鞋”類注冊N商標（注冊號175151）,，以及NB商標（注冊號175152）和 New Balance商標(注冊號175153),。1995年6月7日，New Balance公司獲準在“服裝”類別注冊NB商標（注冊號749746）,，1995年10月14日,，進而獲準在“運動員用手提包”注冊NB商標（注冊號783142）。2013年12月21日,，New Balance公司獲準注冊 “新百倫”商標（注冊號11263416）,，使用的類別為“廣告、替他人推銷“,。

原告在取得“新百倫”商標后,，隨即于2011年7月向New Balance公司的國內子公司“新百倫貿易(中國)有限公司”提出了商標侵權之訴。原告認為,，被告在市場推廣活動中,，包括在《產品手冊》、媒體廣告,、分支機構名片,、專賣店的價簽、銷售憑證,、發(fā)票,、以及被告在天貓開設的旗艦店、被告的官方網站上，均使用了“新百倫”字樣,，造成消費者對于原告和被告產品的混淆和誤認,，嚴重損害了原告的商標權益。

原告認為,，2011年7月至2013年11月,，被告銷售額達17.6億元，凈利潤1.958億元,。周某請求判令被告新百倫公司立即停止侵權,、消除影響，并且還要賠償損失9800萬元及支付維權的合理費用,。

被告新百倫公司辯稱： “新百倫”用作"NEW BALANCE"商品的中文名稱,，被告早在2003年就開始使用“新百倫”的產品名稱，被告于2006年12月經核準取得了“新百倫”的字號,。被告屬于善意的在先使用,，并援引《商標法》第59條第3款進行抗辯（“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的,，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續(xù)使用該商標,，但可以要求其附加適當區(qū)別標識”）。由于其銷售商品時間（2003年）遠遠早于原告2007年使用“百倫”商標以及“新百倫”商標銷售商品的時間,，其使用方式沒有使消費者或相關公眾產生任何混淆,，沒有構成侵權。

一審法院認為,，被告的運動鞋產品與原告“百倫”,、“新百倫”注冊商標核準范圍內的“鞋(腳上的穿著物)”屬于類似產品。被告明知未能規(guī)范地使用其企業(yè)名稱,，未善意地主動避免使用與他人的注冊商標相同或相近似的標識，以避免相關公眾的混淆,、誤認和市場無序,，其對“新百倫”字樣的使用行為，構成對原告“百倫”及“新百倫”注冊商標的侵權,，其關于合理使用的抗辯意見均依據(jù)不足,。

對于賠償數(shù)額，一審法院認定在2011年7月-2013年11月,，被告的凈利潤達1.958億元,，法院考慮到被告在產品本身上并未附加“新百倫”標識，僅僅在銷售過程中使用“新百倫”來宣傳和介紹其產品,，屬于“銷售行為侵權”,，法院酌情按照被告獲利的50%作為向原告的賠償。

二、 本案主要涉及的法律問題：

基于以上事實,，本案主要涉及以下法律問題：

1,、企業(yè)字號與注冊商標的沖突如何解決？

最高人民法院《關于審理注冊商標,、企業(yè)名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》法釋〔2008〕3號,，明確指出：原告以他人注冊商標使用的文字、圖形等侵犯其著作權,、外觀設計專利權,、企業(yè)名稱權等在先權利為由提起訴訟，符合民事訴訟法第一百零八條規(guī)定的,，人民法院應當受理,。

對于知識產權權利沖突的處理原則，法院一般遵循“誠實信用,、維護公平競爭和保護在先權利”的原則,。我們注意到，被告于2006年12月經核準取得了“新百倫”的字號,，早于原告“新百倫”商標專用權的起始時間2008年7月1日,。但是，原告最為有利的是,，“百倫”商標的注冊時間為1996年8月21日,，根據(jù)“保護在先權利”的原則，被告的字號“新百倫”反而涉嫌侵犯了“百倫”的商標專用權,。

2,、被告是否有在先商標權的抗辯？ 

現(xiàn)行《商標法》關于在先使用商標有三種情況：一是第13條第2款“就相同或者類似商品申請注冊的商標是復制,、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標,，容易導致混淆的，不予注冊并禁止使用”,；二是第15條代理人或者代表人搶注的,；三是第59條第3款的規(guī)定：商標注冊人申請商標注冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的,，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續(xù)使用該商標,，但可以要求其附加適當區(qū)別標識。

結合到本案,，被告沒有選擇第一種,，而是直接引用了“在先使用并具有一定影響的商標”這個抗辯。被告的困難在于,，其于2003年使用“新百倫”這個標識雖然早于原告“新百倫”商標獲準注冊的時間,，但是,，這個在先使用的標識，仍然受制于1996年8月就在先獲準注冊的“百倫”商標,。我注意到,，一審法院并未明確回應被告的上述抗辯。

3,、賠償數(shù)額的確定是否有依據(jù),？ 

關于賠償數(shù)額的確定，根據(jù)《商標法》第63條的規(guī)定,，依次按照權利人因被侵權所受到的實際損失,、侵權人因侵權所獲得的利益、注冊商標許可使用費來確定,，難以確定的,，法院酌情判決給予三百萬元以下的法定賠償。

本案一審法院沒有考慮原告因侵權所受到的實際損失,，而是直接適用了”侵權人因侵權所獲得的利益“,，即被告在2011年7月至2013年11月期間，被告的利潤1.958億元,。 個人認為,，一審法院沒有闡明不適用“原告受到的損失“的理由，而直接適用被告的侵權所得,，是值得商榷的,。

另外，正如一審法院所言,，被告對于”新百倫“標識的使用,，僅僅限于在銷售過程中，并未直接在產品上使用”新百倫“標識,。我們注意到,，在很多場合，都是“New Balance”與”新百倫“或者“NB”與“新百倫”組合使用,。在這種情況下,，中文標識“新百倫”對于被告產品的市場占有率以及利潤率的貢獻該如何計算？一審法院認為,，新百倫公司在產品上使用的是New Balance等英文標識，但中文“新百倫”對其產品進入大陸普通消費者市場發(fā)揮了重要作用,，故其賠償責任應與此相當,，“酌情確定被告向原告賠償?shù)臄?shù)額應占其獲利的二分之一”。 法院的判定,，是否能夠真實反映“新百倫”標識的作用,？估計會引來很多爭議,。

題外話

本案目前尚未定論，相信“新百倫公司”將毫無懸念地提起上訴,。但是,，本案也給許多在華經營的外資企業(yè)帶來啟示：本案中，盡管商標法律風險巨大,，新百倫公司多年以來卻一直堅持使用極易引起爭議的“新百倫”標識,。對于在先注冊的“百倫”商標，被告也未及時采取有效的應對措施,。

我們都知道,，外企的知識產權事務，幾乎都是由外企總部直接處理的,。除了品牌保護,，中國的子公司幾乎沒有話語權?？偛咳藛T對于中國市場的重視程度,、對中國商業(yè)環(huán)境以及法律環(huán)境的了解以及對于重大事件的反饋速度，顯然不如國內的企業(yè)法務人員,。因此,，建立強有力的本土化法律團隊并充分授權，對于在華外資企業(yè)來說,，將是他們唯一的選擇,。